Droit des marques : comment ça marche ? (Partie 2)

Introduction

Dans la première partie, nous avons examiné la notion de marque : qu’est-ce qu’une marque et quelle est l’utilité d’une marque ?

Dans la foulée, nous nous sommes attardés sur les différents types de marques : les marques verbales, les marques figuratives, les marques semi-figuratives, les marques de couleur, les marques tridimensionnelles (ou de forme), les marques sonores, les marques de position, les marques hologrammes, les marques multimédias, les marques olfactives et les marques gustatives.

Nous avons ensuite vu deux principes très importants en matière de droit des marques : le principe de spécialité et le principe de territorialité.

Dans cette deuxième partie, nous allons étudier quelques grands principes qui régissent la validité d’une marque.

Précision importante : nous ne passerons pas en revue l’ensemble des conditions de validité d’une marque (pour cela, il faudrait écrire un livre !), mais nous nous focaliserons sur quelques notions essentielles, en essayant de les illustrer de façon didactique et claire.

Une marque doit être enregistrée

Pour être valable, une marque doit être enregistrée.

La règle est notamment exprimée au considérant 9 du règlement 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne :

L’article 1er du même règlement confirme cette règle, en visant exclusivement les marques “enregistrées”.

De la même façon, l’article 1er de la directive 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques vise exclusivement les marques ayant “fait l’objet d’un enregistrement ou d’une demande d’enregistrement”.

La Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle, qui constitue la transposition de la directive 2015/2436 pour la Belgique (ainsi que pour les Pays-Bas et le Luxembourg), contient un article 2.19 qui consacre l’enregistrement obligatoire (sauf pour les marques notoirement connues au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris).

En clair, et pour résumer ce qui précède, il n’est pas possible d’invoquer une protection au titre de marque, s’il n’y a pas eu d’enregistrement (sauf pour les marques notoirement connues, mais elles sont excessivement rares comme le rappelle l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle).

C’est une différence avec le droit d’auteur, pour lequel une protection existe dès qu’une oeuvre originale est créée (sans qu’il soit besoin d’effectuer la moindre formalité).

Une marque doit être distinctive

Qu’est-ce que le caractère distinctif ?

Une marque, pour être valable, doit être apte “à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises” (article 4, a) du règlement 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne).

C’est ce que l’on appelle le caractère distinctif de la marque.

Ceci s’explique par le fait que la fonction essentielle d’une marque est de garantir l’origine commerciale de produits et services. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne :

“la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance”.

– CJUE, Arsenal Football Club, 12 novembre 2002, C-206/01, §48.

Une marque qui ne dispose pas de caractère distinctif – c’est-à-dire qui n’est pas apte à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises – ne peut donc pas être valable, puisqu’elle est incapable de remplir sa fonction essentielle.

C’est ce que prévoit l’article 7.1, b) du règlement 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne :

La même règle existe à l’article 4.1, b) de la directive 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques.

La perception du public pertinent

C’est par rapport à la perception du public pertinent qu’il faut apprécier le caractère distinctif d’une marque.

Une marque sera dépourvue de caractère distinctif si le public pertinent ne perçoit pas la marque comme une marque, c’est-à-dire comme une indication d’origine de produits ou services.

Illustrons ceci.

Si, comme nous l’avons vu ici, le son d’ouverture d’une canette n’est pas une marque valable, c’est précisément parce que le public pertinent ne percevra pas ce son comme une marque, mais comme un simple élément technique et fonctionnel.

Même chose pour le bruit d’un moteur. Dans une décision de refus d’enregistrement datée du 25 août 2023, il a, en effet, été considéré que le public pertinent n’identifiera pas ce bruit de moteur comme une marque, c’est-à-dire comme un signe permettant de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. Par conséquent, ce bruit de moteur ne peut pas constituer une marque valable.

Autre exemple, dont nous avons parlé ici : le dégradé de couleurs typique d’Instagram a été refusé à l’enregistrement, pour défaut de caractère distinctif, au motif que le public pertinent considérera ce dégradé comme un simple élément décoratif, et non comme une indication de l’origine des produits ou services.

Bien sûr, les exemples repris ci-avant sont un peu particuliers car ils ont trait à des marques sonores et de couleurs. Or, celles-ci présentent, par nature, certaines spécificités, en ce sens que le public n’est pas – encore – vraiment habitué à percevoir une marque dans un son ou une couleur. D’une certaine façon, il peut donc être plus difficile pour une marque sonore ou une marque de couleur d’être dotée d’un caractère distinctif, par rapport aux marques plus classiques comme les marques verbales ou (semi-)figuratives (c’est-à-dire les marques composées de mots et/ou d’éléments visuels).

Il n’en reste pas moins qu’une marque verbale ou (semi-)figurative peut aussi être dépourvue de caractère distinctif.

Ainsi, comme l’explique l’EUIPO (l’Office européen de la propriété intellectuelle), dans ses Directives relatives à l’examen, le mots ne sont pas distinctifs et ne peuvent pas conférer de caractère distinctif “si leur usage est si fréquent qu’ils ont perdu toute capacité à distinguer les produits et services”.

On peut illustrer ceci avec les termes gilet jaune, Brexit et covid-19 ou coronavirus.

Ces termes ont été tellement utilisés pour désigner des évènements d’actualité ou de faits de société qu’ils ne seront pas perçus comme des marques par le public pertinent (sous réserve d’un éventuel caractère distinctif acquis par l’usage).

Mais au-delà de ces exemples très parlants, il faut généraliser l’hypothèse.

L’idée est que si le public pertinent ne voit pas, derrière un mot ou une expression, une indication d’origine de produits ou de services, ce mot ou cette expression ne peut pas constituer une marque valable, car le caractère distinctif fait défaut.

Le cas des slogans illustre bien ceci. Un slogan ne pourra constituer un marque verbale valable que si le public y perçoit une indication de l’origine commerciale des produits ou des services, et non simplement une formule promotionnelle ou un message publicitaire. Ainsi, par exemple, le slogan “DRINK WATER, NOT SUGAR” a été considéré comme un slogan ordinaire et banal (décision de la 2ème Chambre de recours de l’EUIPO du 3 septembre 2007, dans l’affaire R 718/2007-2). Ce slogan est purement informatif ; il n’a pas de signification secondaire et ne contient aucun élément de fantaisie. Le public pertinent prendra ce slogan comme un conseil (buvez de l’eau, pas du sucre), mais n’y verra pas une marque.

En matière de marques verbales, je pense à un autre exemple dont nous avons parlé ici : celui de la marque “Championnat d’Europe de Football 2016”. Cette marque a été annulée par une juridiction française au motif que le public pertinent (en l’occurence, le consommateur d’attention moyenne) verra dans les termes “Championnat d’Europe de Football 2016” une simple référence à un évènement sportif. A contrario, ce public pertinent n’identifiera, dans ces termes, aucune une indication d’origine de produits ou de services. La marque “Championnat d’Europe de Football 2016” n’est donc pas dotée de caractère distinctif et n’est pas valable.

De façon plus générale, on peut aussi considérer que n’est pas distinctif le signe (ou la partie de signe) qui est “d’une banalité telle que cela lui ôte d’emblée tout caractère distinctif” (D. Kaesmacher et T. Stamos, Brevets, marques, droits d’auteur…, Liège, Edi.pro, 2009, pp. 41-42). 

Pour ce qui est des aspects figuratifs, l’EUIPO, dans ses Directives relatives à l’examen, explique notamment que :

“Des représentations géométriques simples telles que des cercles, des lignes, des rectangles ou des pentagones ordinaires ne peuvent transmettre de message mémorisable par les consommateurs, et ces derniers ne les considéreront donc pas comme une marque”.

Même chose, par exemple, à propos des symboles typographiques :

“Les symboles typographiques, tels que le point, la virgule, le point-virgule, les guillemets ou le point d’exclamation, ne seront pas considérés par le public comme une indication d’origine”.

Il ressort de tous ces exemples que la perception du public pertinent est essentielle pour l’appréciation du caractère distinctif. Si ce public ne perçoit pas le signe (le mot, le slogan, le dessin, le logo, la forme, la couleur, le son…) comme une marque, le caractère distinctif fait défaut et la marque n’est pas valable.

Le public pertinent doit être déterminé au cas par cas.

Une marque ne peut pas être descriptive

Le caractère descriptif : principes

Pour être valable, une marque ne peut pas être descriptive des produits ou services qu’elle désigne, ni plus généralement des caractéristiques de ces produits ou services.

La règle est exprimée à l’article 7.1, c) du règlement 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne :

“Sont refusées à l’enregistrement : les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci”.

La même règle est prévue à l’article 4.1, c) de la directive 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques.

Dans la première partie, nous avons évoqué le cas de la marque “Orange” (anciennement Mobistar) pour des produits et services de télécommunication. Cela ne pose aucun souci, car “Orange” ne décrit d’aucune façon les produits et services de télécommunication, ni l’une ou l’autre caractéristique de ces produits et services.

Mais supposons maintenant que “Orange” soit déposée comme marque pour des services de vente de fruits et légumes. Cette marque ne sera pas valable car une orange est un fruit. La marque “Orange” est, ce faisant, descriptive pour de services de vente de fruits et légumes.

Même chose pour la célèbre marque “Apple” (pomme). Il n’existe aucun lien entre “Apple” et l’iPhone, l’iPad, l’iMac, le MacBook, l’iCloud… La célèbre marque n’est donc pas descriptive de tels produits et services. La situation serait complètement différente si un marchand de fruits voulait déposer “Apple” pour ses activités.

L’EUIPO, dans ses Directives relatives à l’examen, fournit un autre exemple évident : le mot “banque” est descriptif, et ne peut donc pas être déposé comme marque, pour des services financiers.

Parfois, le lien est moins direct. Ainsi, par exemple la marque “perle” suivie d’une apostrophe – perle’ – a été jugée descriptive pour des vins et vins mousseux. En effet, “perle” suivie d’une apostrophe ressemble fortement au terme “perlé” (l’apostrophe et l’accent pouvant se confondre). Or, en français, “perlé” est utilisé, en oenologie, pour désigner un vin légèrement pétillant. La marque “perle” suivie d’une apostrophe a, ce faisant, été jugée descriptive pour des vins et vins mousseux. Si ce cas vous intéresse, je vous renvoie à l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 1er février 2013, dans l’affaire T‑104/11.

La référence aux produits ou services, mais aussi aux caractéristiques de ceux-ci

Attention, une marque peut être jugée descriptive si elle décrit les produits ou aux services eux-mêmes (comme le montrent les exemples ci-dessus), mais ce n’est pas tout ! Une marque peut également être jugée descriptive si elle désigne une ou plusieurs caractéristiques de ces produits ou services.

En effet, les articles 7.1, c) et 4.1, c) visés ci-dessus évoquent “l’espèce” des produits ou services, mais également “la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci”.

Comme l’explique l’EUIPO dans ses Directives relatives à l’examen :

“Un signe doit être refusé au motif qu’il est descriptif s’il a une signification qui est immédiatement perçue par le public pertinent comme fournissant des informations sur les produits et services demandés. C’est le cas lorsque le signe fournit des informations sur, entre autres, la quantité, la qualité, les caractéristiques, la destination, l’espèce ou la taille des produits ou services”.

Illustrons ceci :

• Dans son arrêt du 1er mars 2022 (affaire n° 19/01469), la cour d’appel de Bordeaux a jugé la marque PAILLETT’ descriptive pour des produits tels que des peintures, vernis et enduits.

• En effet, selon la cour, PAILLETT’ décrit “une caractéristique phare du produit vendu sous cette marque, à savoir de la peinture comportant des paillettes et produisant un effet pailleté”.

• La cour estime que “le public auquel la marque est destinée ne percevra le terme PAILLETT’ que comme indiquant une caractéristique des produits visés au dépôt, à savoir leur effet pailleté”.

• La marque PAILLETT’ est donc annulée en raison de son caractère descriptif de l’effet pailleté des produits et services visés par cette marque.

Je vous propose un autre exemple qui a mené à une décision du 17 janvier 2013 de la Cour de justice de l’Union européenne (C‑21/12 P). Il s’agit du signe “RESTORE” déposé comme marque notamment pour des instruments chirurgicaux et médicaux. Ce signe a été jugé descriptif au motif que, lorsqu’un professionnel actif dans le domaine médical utilisera un instrument estampillé du signe “RESTORE”, il fera nécessairement le lien avec la destination du produit, à savoir restaurer ou rétablir la santé du patient. Le signe “RESTORE” est donc descriptif d’une caractéristique des produits et ne peut être enregistré comme marque.

L’ensemble des exemples mis en avant ci-dessus ont trait à des marques verbales, mais la règle selon laquelle une marque ne peut pas être descriptive s’applique quel que soit le type de marque.

Ainsi, par exemple, si une marque figurative, constituée d’un dessin, représente les produits ou services couverts par cette marque, ou une caractéristique de ceux-ci, cette marque ne sera pas valable en raison de son caractère descriptif.

Pour être exclue, la marque doit être “entièrement” descriptive

Il ne suffit pas qu’une partie de la marque soit descriptive, pour que la marque soit exclue de la protection.

En effet, seules sont exclues de la protection :

“les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci”.

–  Article 7.1, c) du règlement 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne et article 4.1, c) de la directive 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques.

Le terme “exclusivement” est essentiel…

Une marque pourra donc échapper à une critique fondée sur le caractère descriptif si elle contient certains éléments qui ne sont pas descriptifs. A condition, toutefois, que ces éléments non descriptifs soient distinctifs !

Dans l’affaire T‑801/17, le Tribunal de l’Union européenne a considéré (i) que la marque semi-figurative suivante est, au niveau verbal, exclusivement descriptive des (caractéristiques des) produits et services couverts par cette marque, et (ii) que les éléments figuratifs (les aspects visuels) ne permettent pas de remédier à ce caractère descriptif, car ils sont banals et extrêmement simples.

Ceci illustre le fait qu’il ne suffit pas d’ajouter des éléments non descriptifs pour échapper à l’objection ; il faut encore que ces éléments non descriptifs soient distinctifs (et, par ailleurs, qu’ils ne posent pas de problème à l’aune des autres conditions de validité).

Pour éviter toute ambiguïté, lorsque j’utiliserai le terme “marque descriptive” ci-après, ce sera toujours pour désigner une marque “exclusivement” descriptive (sauf précision en sens contraire).

Pourquoi exclure les marques descriptives ?

Il est intéressant de comprendre la raison d’être de cette exclusion des marques descriptives.

Selon la Cour de justice de l’Union européenne :

“(…) cette disposition poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou les indications descriptives des catégories de produits ou de services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (…) Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque”.

– CJUE, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise eV, 6 septembre 2018, C‑488/16 P, §36.

“L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, sous c) (…) consiste à assurer que des signes descriptifs de l’une ou de plusieurs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels un enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l’ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits ou services (…)”.

– CJUE, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, 10 juillet 2014, C‑126/13 P, §19.

Dans le même sens, l’EUIPO explique dans ses Directives relatives à l’examen que :

“L’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est d’empêcher la création de droits exclusifs sur des termes purement descriptifs que d’autres commerçants pourraient souhaiter utiliser également”.

En clair : tous les opérateurs sur le marché qui offrent les mêmes produits ou services, doivent pouvoir utiliser les signes qui décrivent ces produits ou services, ainsi que leurs caractéristiques.

Il serait, en effet, impensable qu’un marchand de fruits ne puisse plus utiliser le mot “orange” ou qu’un vendeur de peintures ne puisse plus utiliser le mot “paillette”.

Le lien avec le caractère distinctif

Il existe une autre raison pour laquelle les marques descriptives doivent être exclues de la protection.

En effet, confronté à une marque descriptive, le public pertinent risque de ne pas y voir une marque (c’est-à-dire une indication de l’origine commerciale des produits et services), mais simplement :

• un signe utilisé pour désigner ou faire référence aux produits ou services eux-mêmes ; ou
• un signe utilisé pour mettre en avant certaines caractéristiques des produits ou services.

C’est, d’ailleurs, pour ce motif que le Tribunal de l’Union européenne juge, de façon constante, que lorsqu’une marque est descriptive, elle est ipso facto dénuée de caractère distinctif :

“Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c) (…) est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement”.

– TUE, Ferrari F.lli Lunelli SpA, 1er février 2013, T‑104/11, §32.

On peut, ce faisant, voir le lien qui existe entre le caractère descriptif et le caractère distinctif (ou, plus exactement, l’absence de caractère distinctif).

Et c’est sans doute pour cette raison que de nombreuses décisions évoquent l’absence de caractère distinctif lorsqu’elles sont amenées à se prononcer sur le caractère descriptif.

Ainsi, par exemple, dans l’affaire PAILLETT’, déjà évoquée ci-dessus, la cour d’appel de Bordeaux s’exprime en ces termes :

Attention, toutefois, à bien garder à l’esprit que les objections tirées (i) de l’absence de caractère distinctif et (ii) du caractère descriptif, sont des causes d’invalidité autonomes, prévues par des bases légales distinctes. Elles ne doivent donc pas être confondues, même si elles se recoupent partiellement.

D’ailleurs, si une marque descriptive est ipso facto dépourvue de caractère distinctif ; l’inverse n’est pas vrai. Une marque dépourvue de caractère distinctif n’est pas forcément descriptive.

Une marque doit être disponible

Le principe en droit des marques est “premier arrivé, premier servi”.

En d’autres termes, c’est le premier qui dépose une marque qui bénéficiera d’une protection pour celle-ci (“first to file”).

Il est donc important, au moment de déposer une marque, de vérifier si celle-ci est disponible, c’est-à-dire si elle n’a pas déjà été déposée par quelqu’un d’autre.

La recherche de disponibilité doit s’effectuer en tenant compte (i) de la marque envisagée et (ii) des produits et services pour lesquels celle-ci serait déposée.

La marque sera susceptible d’être refusée (sur opposition) ou d’être annulée :

• (i) lorsqu’elle est identique à une marque antérieure et (ii) qu’elle couvre des produits ou services identiques à ceux de la marque antérieure (règle de la double identité) ;

• (i) lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure et (ii) qu’elle couvre des produits ou services identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure, (iii) à condition qu’il existe, dans l’esprit du public pertinent, un risque de confusion avec la marque antérieure.

Dans la seconde hypothèse, l’identité (entre les marques et les produits ou services) n’est pas parfaite. Il s’agit donc soit d’une marque identique pour des produits ou services similaires ; soit d’une marque similaire pour des produits ou services identiques ; soit d’une marque similaire pour des produits ou services similaires.

Si vous souhaitez en savoir plus…

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Frédéric Lejeune, avocat au barreau de Bruxelles