Droit des marques : comment ça marche ? (Partie 1)

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Introduction

Comme vous le savez, je suis avocat en propriété intellectuelle.

Or, les marques font partie de la propriété intellectuelle (tout comme, par exemple, le droit d’auteur, les brevets et les dessins et modèles).

Les questions relatives aux marques, les consultations et les litiges en la matière constituent ma pratique quotidienne.

Aujourd’hui, je vous propose un récapitulatif à propos des marques et de leur régime juridique.

Qu’est-ce qu’une marque ?

Une marque est un signe distinctif. Elle sert à distinguer les produits et les services d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise.

Une marque ne protège donc pas nécessairement une création (contrairement au droit d’auteur, qui protège les oeuvres littéraires et artistiques ; et au droit des brevets, qui protège les inventions).

En effet, la marque peut très bien porter sur un terme existant, par exemple la marque “Orange” pour des produits et services de télécommunication (anciennement Mobistar) ou la marque  “Mont Blanc” pour des produits de luxe (les fameux stylos Mont Blanc).

Le terme “Orange” n’a pas été créé par la marque de télécommunications. C’est une couleur qui figure dans le dictionnaire ; et c’est aussi le nom d’un fruit.

De même, le terme “Mont Blanc” n’a pas été inventé par la marque de luxe. Le point culminant de la chaîne des Alpes était déjà nommé ainsi à la fin du XVIIe siècle.

Mais, à l’inverse, une marque peut très bien être le résultat d’une création ou être liée à une création. Pensons aux diverses marques “Tintin” déposées par la société Moulinsart. Le nom “Tintin” est le résultat de la création d’Hergé.

La marque protège donc des signes distinctifs, qui ne sont pas nécessairement le résultat d’une création mais qui peuvent l’être.

Les différents types de marques

Les marques classiques

Les marques les plus classiques sont sans doute les marques verbales, c’est-à-dire celles qui sont constituées d’un ou plusieurs mots.

A côté des marques verbales, on retrouve également les marques semi-figuratives, c’est-à-dire les marques qui sont à la fois composées d’un ou plusieurs mots et d’un aspect graphique. C’est donc un mélange entre du verbal (les mots) et du figuratif (stylisation, logo, dessin, image, etc.).

Certains choisissent aussi de déposer des marques couvrant des éléments graphiques sans le moindre élément verbal. Il s’agit alors de marques figuratives (tout court). Les exemples sont très nombreux, mais on peut penser au petit oiseau de Twitter, à la pomme croquée d’Apple, à l’étoile de Mercedes, à la virgule de Nike, au panda de WWF, au cheval cabré de Ferrari, au M de McDonald’s et ainsi de suite.

Viennent ensuite les marques de couleur. En effet, les couleurs peuvent, en tant que telles, constituer des marques – et ce indépendamment de tout élément verbal et/ou figuratif. L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) nous livre quelques exemples de marques de couleur (3 couleurs uniques et 3 combinaisons de couleurs) :

Source : EUIPO (https://euipo.europa.eu)

Dans mon article intitulé Une couleur peut-elle constituer, en tant que telle, une marque ?, je vous donnais également l’exemple de la marque de couleur orange (Pantone 137 C) de Veuve Clicquot et celui de la marque de couleur bleue (Blue PMS 2748 C) des Brasseries Alken-Maes.

Il faut enfin citer les marques tridimensionnelles (également appelées marques de forme), comme par exemple la marque suivante couvrant une forme de bouteille de Coca Cola :

MUE 010532653 – Titulaire : The Coca-Cola Company

Le  “Rubik’s cube”, discuté ici, était également enregistré comme marque tridimensionnelle avant que la Cour de justice n’invalide finalement cette marque dans un arrêt du 10 novembre 2016 :

Les marques tridimensionnelles peuvent également contenir des éléments verbaux et figuratifs, comme la célèbre marque triangulaire “Toblerone” :

MUE 000031203 – Titulaire : Kraft Foods Schweiz Holding GmbH

Le développement de nouveaux types de marques

A côté de ces marques classiques ou traditionnelles, l’on assiste à de nombreux développements permettant de déposer des marques plus originales quant à leur objet, comme par exemple des marques sonores, des marques de position, des marques hologrammes et des marques multimédias.

L’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2018/626 sur la marque de l’Union européenne (REMUE) fait référence à ces marques un peu plus particulières.

Une affaire intéressante mérite d’être signalée en lien avec ces nouveaux types de marques. Une marque sonore avait été déposée pour couvrir le “le son qui se produit à l’ouverture d’une canette de boisson, suivi d’un silence d’environ une seconde et d’un pétillement d’environ neuf secondes” (TUE, 7 juillet 2021, T‑668/19, §2).

Le Tribunal de l’Union européenne a confirmé que ce son ne constituait pas une marque valable, notamment parce que le public ne percevra pas ce son comme une marque, mais simplement comme un son fonctionnel et technique (c’est le son qui se produit quand on ouvre une canette).

Les marques olfactives et les marques gustatives

Malgré le développement de nouveaux types de marques, les odeurs et les goûts ne peuvent, pour l’instant, toujours pas être déposés comme marques.

Le problème est, en réalité, technique. Comment, en effet, identifier avec précision l’odeur ou le goût qui ferait l’objet de la marque ?

L’EUIPO résume très bien le problème :

“Il n’existe pas une classification internationale d’odeurs généralement admise qui permettrait, à l’instar des codes internationaux de couleur ou de l’écriture musicale, l’identification objective et précise d’un signe olfactif grâce à l’attribution d’une dénomination ou d’un code précis et propres à chaque odeur (…)

À l’heure actuelle, il n’existe aucune technologie qui permettrait de représenter une marque olfactive dans le registre de manière acceptable sur le plan juridique. Dès lors, une demande d’enregistrement d’une marque olfactive serait rejetée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point a), du RMUE”.

– Directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie B, Examen, Motifs absolus de refus, Chapitre 2, Définition d’une MUE, article 7, paragraphe 1, point a), du RMUE, Version 1.0, 01/10/2017, p. 15 ; disponible ici.

Il en va exactement de la même façon pour les goûts :

“Cependant, à l’heure actuelle, il n’est pas possible de représenter un goût conformément à l’article 4 du RMUE, étant donné que l’article 3, paragraphe 9, du REMUE exclut expressément le dépôt d’échantillons et qu’aucune technologie disponible ne permettrait de déterminer avec clarté et précision l’objet de la protection”.

– Directives relatives à l’examen devant l’Office, ibid., p. 15.

Il faut être attentif, au moment du dépôt, à ce que l’on veut couvrir avec sa marque (l’objet de la marque)

Je me souviens d’un client qui, au moment de céder son entreprise, me disait : “J’ai déposé le nom de mon activité comme marque et je souhaite donc valoriser cet aspect également”.

Or, après avoir vérifié le registre, je me suis rendu compte qu’il avait déposé un signe uniquement figuratif (un logo pur) sans le nom !

Il ne disposait donc pas d’une marque (verbale ou semi-figurative) couvrant le nom de son activité ; mais d’une marque (purement figurative) couvrant un logo. Ce qui n’est évidemment pas la même chose, surtout si l’on souhaite valoriser le nom…

Déposer, et donc protéger, un nom requiert le dépôt d’une marque verbale ou, à tout le moins, d’une marque semi-figurative (logo + nom) ; et non pas le dépôt d’une marque figurative pure (sans que le nom ne soit inclus dans l’aspect figuratif).

Les erreurs sont très fréquentes et il faut donc être vigilant.

Même chose si vous déposez une marque de couleur (couvrant exclusivement la couleur) ; c’est alors la couleur, et uniquement la couleur, qui est protégée comme marque. A l’inverse, déposer un nom sur un fond coloré, ce n’est pas déposer une marque de couleur, c’est déposer une marque semi-figurative (un nom stylisé).

Attention donc à ce que vous voulez protéger avec votre marque :

  • un nom pur ;
  • un nom avec une stylisation, un dessin ou un logo ;
  • seulement une stylisation, un dessin ou un logo ;
  • une couleur en tant que telle ;
  • une forme ;
  • etc.

Une marque est “relative: elle ne vaut que pour les produits et les services pour lesquels elle a été enregistrée

Le principe de spécialité

Contrairement à une idée reçue, une marque ne vaut que pour les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée. C’est ce que l’on appelle le principe de spécialité.

C’est la raison pour laquelle lorsque vous déposez une marque, vous devez choisir des classes de produits et de services.

En dehors de ces classes de produits et de services, vous n’aurez pas de monopole ni d’exclusivité, sous réserve d’une nuance (les produits et services similaires) et d’une exception (les marques renommées). Cette nuance et cette exception seront discutées ci-après.

C’est précisément en raison du principe de spécialité que plusieurs marques identiques peuvent coexister sur un même territoire pour des produits et services différents.

Exemple : une entreprise A dépose au Benelux la marque BOBOBO pour des biscuits ; l’entreprise B dépose exactement la même marque au Benelux pour des services d’édition littéraire. Il n’y a aucun problème à cette coexistence de la même marque (BOBOBO) pour le même territoire (Benelux) puisque les produits (biscuits) couverts par l’entreprise A ne sont pas identiques (ni similaires) aux services (édition littéraire) couverts par l’entreprise B.

Mais donc, contrairement à l’idée reçue, ce n’est pas parce que vous avez déposé une marque que vous pourrez vous opposer à n’importe quelle utilisation de cette marque (ou d’une marque ressemblante) par un tiers.

Vous ne pourrez vous y opposer que si cette utilisation porte sur des produits et services couverts par votre marque, ou à tout le moins sur des produits et services similaires (cf. le titre suivant).

Nuance au principe de spécialité : les produits et services similaires

Même si vous avez déposé une marque pour tels et tels produits et services, vous pourrez néanmoins (tenter de) vous opposer à l’utilisation de celle-ci (ou d’une marque ressemblante) pour des produits et services qui ne sont pas strictement identiques, à condition que ces produits et services soient similaires et qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

Exemple : une entreprise A dépose la marque européenne LALALA pour des compléments alimentaires ; l’entreprise B dépose exactement la même marque européenne pour des services de conseils nutritionnels. Les produits et services couverts par les deux marques ne sont pas strictement identiques mais ils sont similaires, les compléments alimentaires et les conseils nutritionnels pouvant émaner de la même entreprise et viser le même public-cible. Dans ce cas-là (produits et services similaires), un risque de confusion peut exister (le public risque de croire que les produits et services, bien que différents, émanent de la même entreprise).

Exception au principe de spécialité : les marques renommées

Si votre marque est “renommée”, il est possible, à certaines conditions, de s’opposer à des marques identiques ou ressemblantes, même si elles sont utilisées pour des produits et services qui ne sont ni identiques ni similaires à ceux pour lesquels vous avez déposé votre marque.

Les marques renommées permettent donc, à certaines conditions, de s’opposer à l’utilisation de celles-ci, même pour des produits et services différents.

Mais la renommée de ces marques doit être prouvée !

Une marque est territoriale (principe de territorialité)

Les marques sont des droits de propriété intellectuelle territoriaux.

C’est la raison pour laquelle une même marque désignant des services identiques peut appartenir à des opérateurs différents sur des territoires distincts ; et ce sans que cela ne pose de problème juridique.

Cela posera vraisemblablement un problème “commercial” ou “stratégique” à chacun de ces opérateurs, s’ils ne sont pas liés, car leur expansion territoriale risque d’être gênée, pour ne pas dire empêchée. Mais c’est une autre question.

Exemple : une entreprise A dépose au Benelux la marque XOXOXO pour des produits de type software et logiciels ; cinq ans plus tard, l’entreprise B (totalement indépendante de l’entreprise A) dépose en France exactement la même marque pour exactement les mêmes produits (software et logiciels). Ces deux marques peuvent, sur le principe, coexister même si elles n’émanent pas de la même entreprise (ni d’entreprises liées), et même si elles sont en tous points identiques. Pourquoi ? Car l’entreprise A n’a aucun droit de marque en France (elle n’a déposé aucune marque en France ; ni aucune marque qui peut avoir effet en France, comme par ex. une marque européenne).

La coexistence territoriale des marques pose de nombreux problèmes via Internet car, sur Internet, il est difficile de définir des “frontières”.

Si vous disposez d’une marque uniquement au Benelux, mais que votre site web est accessible dans toute l’Europe et/ou que vous vendez dans toute l’Europe ; alors qu’un tiers a déposé la même marque dans un ou plusieurs autres pays d’Europe… un problème risque de rapidement se poser.

Il faut donc bien réfléchir au moment de déposer sa marque aux questions suivantes : quelle est la nature de vos activités et quelle est la portée territoriale de celles-ci ?

A l’inverse, cela ne veut pas non plus dire qu’il faille automatiquement couvrir l’Europe entière, voire le monde entier.

Cela peut être coûteux en termes de frais d’enregistrement.

De plus, après une certaine période de temps, il vous faudra être à même de prouver que vous utilisez effectivement – de manière sérieuse – votre marque partout où vous l’avez enregistrée. Autrement dit, si vous déposez dans le monde entier, mais que vous n’utilisez qu’en Belgique, cela risque après un certain temps de poser problème.

Quand on dépose une marque, il est donc très important de réfléchir concrètement à la stratégie, à son marché, à son assise territoriale, etc.

Pour montrer que cette question de territorialité n’est pas théorique, je pense encore à cette procédure judiciaire où l’adversaire opposait une marque française à mon client actif en Belgique.

Une marque française n’ayant aucun effet en Belgique, sa demande a été rejetée par le juge…

Cet exemple a le mérite de montrer que les tentatives ou les confusions sont grandes en la matière.

A suivre…

Dans la Partie 2, que je publierai ultérieurement, nous examinerons la question du caractère distinctif d’une marque (une marque, pour être valable, doit avoir un pouvoir distinctif et le public pertinent doit pouvoir percevoir le signe déposé comme étant une marque) et sur les problèmes qui attendent les marques descriptives ou génériques.

Mise-à-jour : la Partie 2 est désormais en ligne.

Pour aller plus loin

Si, après avoir lu cet article, et en attendant la Partie 2, vous souhaitez approfondir certains sujets en la matière je vous renvoie, entre autres, aux articles suivants :

J’ai écrit d’autres articles en matière de droit des marques, pour une liste complète voyez ici.

N’hésitez pas non plus à me contacter si vous avez besoin d’un avocat en droit des marques.

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Frédéric Lejeune, avocat au barreau de Bruxelles