Droits intellectuels : la saisie-contrefaçon ou saisie-description

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Introduction

En matière de propriété intellectuelle, il existe une procédure particulière qui permet d’obtenir la preuve de la contrefaçon (c’est-à-dire : de la violation d’un droit de propriété intellectuelle) par un tiers.

C’est ce que l’on appelle la procédure de “saisie-contrefaçon” (ou de “saisie-description”).

Pour faire simple, si vous soupçonnez l’un de vos concurrents ou l’un des autres acteurs sur le marché de porter atteinte à l’un de vos brevets, à l’une de vos marques, à l’un de vos dessins et modèles et/ou à l’un de vos droits d’auteur (ou à tout autre droit intellectuel visé par la législation), vous pouvez obtenir via cette procédure le droit de vous rendre chez ce concurrent ou cet autre acteur du marché (à son siège social, dans ses locaux, etc.), accompagné d’un expert et d’un huissier de justice, pour trouver des preuves de la contrefaçon.

Et bien entendu ce concurrent ou cet autre acteur du marché ne sera pas mis au courant de votre visite, afin de garantir l’effet de surprise et d’éviter qu’il cache les preuves ou les documents pertinents. C’est pour cela que l’on parle de saisie.

Pour obtenir le droit de procéder à une saisie-contrefaçon, il faut saisir le juge sur requête unilatérale (c’est-à-dire que l’autre partie, celle chez qui la saisie sera effectuée, ne sera pas convoquée, et ce pour garantir l’effet de surprise).

Cette procédure permet de “faire procéder en tous lieux, par un ou plusieurs experts que désignera ce magistrat, à la description de tous les objets, éléments, documents ou procédés de nature à établir la contrefaçon prétendue ainsi que l’origine, la destination et l’ampleur de celle-ci” (article 1369bis/1, §1er du Code judiciaire).

Le rôle de l’expert désigné par le juge est donc de décrire (d’où aussi le nom de “saisie-description”) ce qu’il trouvera chez le concurrent ou l’autre acteur du marché (le saisi), afin d’établir la contrefaçon, son origine, sa destination et son ampleur.

Quelles sont les conditions pour obtenir le droit de procéder à une saisie-contrefaçon?

  • Il faut saisir le juge sur requête unilatérale;
  • Il faut montrer au juge que le droit de propriété intellectuelle dont on soupçonne la contrefaçon par un tiers (le futur saisi) est, selon toutes apparences, valable;
  • Il faut montrer au juge qu’il existe des indices de contrefaçon ou de menace de contrefaçon du droit intellectuel invoqué (attention, il ne s’agit que d’indices; le but de la saisie-contrefaçon étant d’obtenir des preuves de la contrefaçon, cette exigence d’indices de contrefaçon ne doit pas être entendue de façon trop extensive sinon cela reviendrait à exiger des preuves de la contrefaçon et donc à priver la la procédure de saisie-contrefaçon de son objet!).

Après avoir saisi le juge sur requête unilatérale, il faut donc prouver (i) la validité apparente (ou prima facie) du droit de propriété intellectuelle dont on est titulaire et (ii) des indices de contrefaçon de ce droit intellectuel par le tiers (le futur saisi).

La procédure est redoutablement efficace car – comme expliqué ci-dessus – elle est diligentée sans adversaire et que la saisie (dans les locaux de l’adversaire) aura lieu sans qu’il n’en soit au courant. Ce n’est qu’après la saisie qu’il pourra procéder à un recours (tierce-opposition) devant le juge qui a autorisé la saisie-contrefaçon. Mais entre-temps la saisie aura quand même eu lieu et la tierce-opposition n’a, en principe, pas d’effet suspensif.

Dans le cadre ce recours ultérieur, la discussion s’engagera souvent sur l’absence de validité prima facie du droit intellectuel invoqué par la partie saisissante et sur l’absence d’indices de contrefaçon.

En matière de brevets, en particulier, la question de la validité ou de l’absence de validité prima facie est assez complexe, car il est souvent difficile de dire – en apparence – qu’un brevet est valable ou non (cela requiert souvent de très longs débats au fond). Une abondante jurisprudence de la Cour de cassation s’est développée sur le sujet qui explique dans quel cas un brevet peut ou non être considéré comme non-valable prima facie (annulation du brevet dans d’autres pays, etc.).

Une fois la saisie-contrefaçon effectuée, que se passe-t-il?

Pour la partie saisie, il faut examiner s’il y a lieu d’effectuer un recours contre cette saisie, et de contester la validité prima facie du droit intellectuel invoqué par la partie saisissante et/ou de contester les indices de contrefaçon mis en avant par la partie saisissante.

Pour la partie saisissante (le titulaire du droit intellectuel), il faut introduire une action en fond dans un certain délai. A défaut, le résultat de la saisie (consigné dans un rapport) ne pourra plus être utilisé. Ceci s’explique par le fait que la saisie-contrefaçon a pour objet de recueillir des preuves de la contrefaçon. Par conséquent, une fois les preuves recueillies, la partie saisissante doit en faire usage et lancer une procédure au fond (action en contrefaçon ordinaire ou action en cessation).

Le recours de la partie saisie (tierce-opposition) et la procédure introduite au fond par la partie saisissante sur la base des preuves recueillies lors de la saisie (action en contrefaçon ordinaire ou action en cessation) sont donc souvent diligentées en parallèle et s’influencent mutuellement. Il y a donc des décisions stratégiques importantes à prendre pour que ces procédures parallèles ne se gênent pas (ou au contraire, si on est de l’autre côté de la barre, qu’elles se gênent).

Il faut faire appel à un avocat, que l’on soit partie saisissante ou partie saisie

Si l’on veut faire procéder à une saisie-contrefaçon, il faut faire appel à un avocat pour examiner votre dossier, vérifier les chances de succès, rédiger la requête (la rédaction est fondamentale, il faut penser à énormément de choses, notamment pour éviter des problèmes d’exécution en lien avec le libellé de l’ordonnance que le juge prononcera), la présenter et la défendre – le cas échéant – devant le juge, etc.

Si l’on est partie saisie, il faut immédiatement faire appel à un avocat, dès que l’expert et l’huissier arrivent dans l’entreprise, pour qu’éventuellement l’avocat puisse se rendre sur place et suivre les opérations de saisie.

Puis, l’avocat devra vérifier s’il est utile ou opportun de lancer une tierce-opposition, et si tel est le cas rédiger l’acte de tierce-opposition et défendre la partie saisie dans le cadre de ce recours.

Enfin, il y aura – normalement – une procédure au fond (puisque la partie saisissante sera obligée d’en introduire une). Là encore la partie saisie devra avoir un avocat pour se défendre dans le cadre de cette procédure au fond.

***

Conclusion : la saisie-contrefaçon est un outil extrêmement puissant et efficace pour obtenir la preuve de la contrefaçon qui serait commise par un tiers; et il ne faut pas hésiter à y recourir et, pour cela, vérifier avec votre avocat si, oui ou non, les conditions pour ce faire sont réunies.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à me contacter et voyez encore ci-après un extrait de la contribution rédigée avec Carl De Meyer et Patricia Cappuyns à propos de la saisie-contrefaçon dans le contexte spécifique des brevets:

“204 Before launching proceedings on the merits, the patentee can file an ex parte request with the President of the Commercial Court to appoint one or more experts to examine the objects or processes that allegedly infringe the patent.

 205 This will allow the patentee to appreciate the strength of his claim in advance of proceedings on the merits, and include in the assessment also information not readily available in the public domain but obtained during the search by the appointed expert.

 206 This information can include details about the origin and the actual scope of an infringement, accounting data on sales and other relevant information found during the saisie (Article 1369bis/1 §1 of the Code of Civil Procedure).

 207 The requirements to obtain the saisie-contrefaçon order are similar to those needed to obtain a preliminary or interlocutory injunction but there is no requirement of urgency (Article 1369bis/1 §3 of the Code of Civil Procedure): the applicant must show that the patent is prima facie valid and that there are prima facie indications of an infringement.

 208 The patent can be a Belgian patent, the Belgian part of a European patent or even a foreign patent to the extent that the evidence to be obtained is located in Belgium. However, it is unsure whether a foreign patent may be invoked to obtain a real saisie.

 209 As is the case for preliminary injunctions, the burden of proof for the patentee to demonstrate prima facie validity of a patent is relatively low, especially where the Belgian part of a European patent is at stake. However there has been a shift to a more severe approach to prima facie validity in recent years.

 210 The burden to prove prima facie infringement requires an argument from the patentee why the products or processes in question come within the scope of the patent rights.

However, to obtain a description of the alleged infringement, it cannot be required from the patentee to furnish watertight evidence of patent infringement, as the proceedings are precisely designed to collect such evidence for the ensuing proceedings on the merits.

Prima facie evidence of patent infringement or reasonable indications that there is a patent infringement suffices for the purpose of a descriptive saisie-contrefaçon application. However, the Belgian Supreme Court made it clear that the indications of prima facie infringement must exist before the Court grants a saisie-contrefaçon order. Evidence found during the inspection by the expert cannot serve to justify ex post facto (e.g., on appeal) an already granted saisie-contrefaçon order”  (Carl De Meyer, Frédéric Lejeune et Patricia Cappuyns, Global Patent Litigation: Structure and Practice (Belgium Chapter), Kluwer, Août 2016).

J’avais également déjà rédigé sur ce blog un billet en lien avec la saisie-contrefaçon, intitulé “Saisie-contrefaçon: la cour d’appel de Gand penche pour la responsabilité objective”:

Saisie-contrefaçon: la cour d’appel de Gand penche pour la responsabilité objective

 

 

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Frédéric Lejeune, avocat au barreau de Bruxelles

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