Droit des marques : le cas Jaguar et la marque renommée

Introduction

Je souhaite aujourd’hui vous parler d’une affaire intéressante ayant fait l’objet d’un jugement du tribunal de l’entreprise néerlandophone de Bruxelles prononcé le 27 juin 2019 (disponible sur IE-Forum).

Ce jugement est intéressant car il s’appesantit sur les marques dites renommées et sur la dérogation qu’elles permettent au principe de spécialité du droit des marques.

Pour rappel, en effet, comme je l’avais expliqué ici:

“Contrairement à une idée reçue dans le grand public, une marque ne vaut que pour les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée. C’est la raison pour laquelle lorsque vous déposez une marque, vous devez choisir des classes de produits et de services. En dehors de ces classes de produits et de services, vous n’aurez donc pas de monopole ni d’exclusivité, sous réserve d’une nuance (les produits et services similaires) et d’une exception (les marques renommées) …”.

Le principe c’est donc qu’une marque ne vaut que pour les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée (+ les produits et services similaires).

L’exception c’est que si votre marque est renommée, vous pouvez vous opposer à sa reprise et à son usage par des tiers même pour des produits et services différents.

Et c’est précisément sur cette exception que le jugement dont je souhaite vous parler aujourd’hui est intéressant.

Les faits à l’origine du litige

De façon schématique, l’on peut résumer les faits à l’origine de cette affaire comme suit.

Jaguar, le célèbre fabricant de voitures, avait découvert qu’une autre société commercialisait notamment en Belgique des vélos estampillés “Jaguar”.

Le fabricant de voitures dispose d’une multitude de marques valables en Belgique (au Benelux) dont notamment:

• la marque verbale Jaguar
• la marque semi-figurative suivante (représentation issue du jugement):

Le fabricant de vélos commercialisait notamment des vélos avec le nom ou la représentation Jaguar comme suit (représentations également issues du jugement):

Le fabricant de voitures estimait que le fabricant de vélos portait atteinte à ses marques et a donc décidé d’introduire une procédure devant le tribunal de l’entreprise néerlandophone de Bruxelles.

Les marques Jaguar n’ont pas été déposées pour des vélos…

L’un des problèmes qui se posait est que les marques Jaguar du fabricant de voitures n’ont pas été déposées pour des vélos.

Or, de principe, il faut a minima* une identité/similarité des signes (marques) en cause et une identité/similarité des produits ou services en cause (principe de spécialité du droit des marques) pour que l’on puisse retenir un acte de contrefaçon dans le chef du défendeur.

(*) Il faudra, par ailleurs, démontrer un risque de confusion si la double identité n’est pas absolue et que l’on se situe dans le champ de la similitude.

Si, en l’espèce, les signes peuvent être jugés similaires (le fabricant de vélos utilise le mot Jaguar correspondant aux marques du fabricant de voitures), cela n’est pas évident du point de vue des produits et services: en effet, puisque le fabricant de voitures n’a pas déposé ses marques pour des vélos, il faut se demander si un vélo est similaire à une voiture.

A défaut d’identité entre les produits (un vélo n’est pas une voiture), y a-t-il a tout le moins une similarité entre ces deux types de produits?

Le tribunal de répondre par la négative, en procédant à une comparaison entre les voitures et les vélos et en relevant des différences déterminantes entre ces deux catégories de produits:

“De  aanwezigheid van een motor in een auto  waarmee zonder enige inspanning en tegen hoge snelheid met meerdere personen tegelijk grote afstanden kunnen afgelegd worden, welke  kenmerken een fiets niet heeft,  is bepalend, net zoals het gegeven dat auto’s nog steeds uitsluitend door autodealers verkocht worden en fietsen hoofdzakelijk bij  fietsenhandelaars moeten aangekocht  worden. Verder is  het relevant dat beide waren in de regel niet door dezelfde bedrijven op de markt gebracht worden en dat zij aan een andere, voor auto’s veel strengere, regelgeving onderworpen zijn”

A partir du moment où (i) les marques Jaguar du fabricant de voitures ne couvrent pas les vélos et (ii) que les vélos ne sont pas similaires aux voitures (qui, elles, sont bien couvertes par les marques en question), l’action du fabricant de voitures est en principe vouée à l’échec et le fabricant de vélos devrait être autorisé à utiliser le nom Jaguar pour des vélos (en vertu du principe de spécialité du droit des marques)…

… sauf si les marques Jaguar du fabricant de voitures sont renommées ! Et c’est tout l’enjeu de la suite du jugement dont je vous entretiens aujourd’hui.

La renommée des marques Jaguar

Aux fins d’examiner la renommée (ou non) des marques Jaguar en cause, le tribunal rappelle d’abord les principes juridiques en la matière en se référant à l’arrêt Pago (C-301/07). Selon le tribunal, une marque renommée est une marque qui est connue d’une partie significative du public pertinent (en l’occurence, les marques étant Benelux: par une partie significative du public pertinent au Benelux).

Examinant ensuite les éléments de preuve soumis par le fabricant de voitures qui revendiquait une renommée pour ses marques Jaguar, le tribunal en conclut qu’en effet au Benelux les marques Jaguar jouissent d’une renommée car elles sont connues d’une partie significative du public pertinent. Ceci est notamment étayé par:

• des chiffres de ventes de voitures sous les marques Jaguar en augmentation au Benelux depuis plusieurs années;
• un réseau de concessionnaires Jaguar très étendu au Benelux;
• une participation au salon de l’auto de Bruxelles (qui donne une grande visibilité aux marques Jaguar);
• une présence continue sur le marché Benelux depuis la Seconde Guerre mondiale ainsi que la distribution depuis lors sur ce marché de modèles de voitures mythiques qui sont d’ailleurs apparus dans des films célèbres comme James Bond;
• un budget publicitaire rien que pour la Belgique de 35 millions d’euros entre 2015 et 2017;
• l’utilisation des marques Jaguar pour sponsoriser de nombreux évènements notamment sportifs (Formule 1, courses cyclistes, tennis…).

Il découle de tous ces éléments, selon le tribunal, qu’il est incontestable que les marques Jaguar sont renommées pour ce qui concerne les voitures (c.à.d. pour les produits pour lesquels ces marques sont enregistrées).

Partant de là, en principe, le fabricant de voitures, titulaire de ces marques, peut s’opposer à l’utilisation du nom “Jaguar” ou de signes (semi-)figuratifs “Jaguar” similaires même pour d’autres produits et services.

Risque de confusion (non) vs. rapprochement/lien entre les marques (oui)

Il faut toutefois encore prouver in concreto que le public pertinent connaissant les marques renommées Jaguar pour des voitures peut établir un lien ou un rapprochement avec l’utilisation du nom ou de la représentation Jaguar par le fabricant de vélos.

Le critère, en la matière, est celui d’un simple rapprochement ou d’un simple lien (et non d’un risque de confusion !).

En matière de marques renommées, la question n’est donc pas celle du risque de confusion, mais simplement celle du lien (qui est donc moins exigeant qu’un risque de confusion). Cf. l’arrêt Adidas, C-408/01, §29:

“Les atteintes visées à l’article 5, paragraphe 2, de la directive (= en matière de marques renommées), lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre la marque et le signe, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre le signe et la marque, c’est-à-dire établit un lien entre ceux-ci, alors même qu’il ne les confond pas“

Si le public pertinent connaissant les marques renommées Jaguar pour des voitures établit un rapprochement ou un lien avec les vélos Jaguar, il y aura donc contrefaçon.

Prenant, d’abord, en considération la comparaison des signes suivants que le tribunal juge très similaires:

Prenant, ensuite, en considération le fort caractère distinctif des marques Jaguar du fabricant de voitures ;

Le tribunal en conclut que le public pertinent confronté à des vélos estampillés Jaguar établira forcément et nécessairement un lien ou un rapprochement avec les marques renommées Jaguar du fabricant de voitures : “De som van bovenstaande elementen laat toe om te besluiten dat het betrokken publiek een verband zal leggen, in die zin dat het publiek zal denken aan het complexe merk bij het zien van de filtsen die voorzien zijn van het complexe teken”.

En clair, en voyant les vélos estampillés Jaguar, le public pertinent pensera aux célèbres marques Jaguar du fabricant de voitures – ce qui est suffisant en matière de marques renommées (bien que les produits et services soient différents et bien qu’un risque de confusion ne doive pas être démontré).

Conclusion

Après avoir considéré que la manière dont le fabricant de vélos, défendeur à la procédure, utilisait le nom et les représentations Jaguar sur son vélo lui conférait un avantage indû, le tribunal conclut à la contrefaçon et condamne le fabricant de vélos ainsi que son distributeur belge.

Frédéric Lejeune, avocat au barreau de Bruxelles